修改專利權利要求未及時報告人民法院,罰!
近日,最高人民法院知識產權法庭審結一起侵害發明專利權糾紛,駁回專利權人的全部訴訟請求,并對專利權人“故意作虛假陳述妨礙人民法院審理”的行為作出罰款決定書。該案中,專利權人在專利無效行政程序中修改權利要求且被國家知識產權局接受,專利權人未將權利要求書已經修改的情形及時告知一審法院,致使一審法院錯誤地依據修改前的權利要求書作出一審判決,最終導致一審判決被二審法院改判撤銷。據此,二審法院對專利權人撤回起訴的申請不予準許,并處以15萬元罰款。
該案基本案情是,專利權人疊某公司向國家知識產權局申請專利號為20191075XXXX.2、名稱為“一種具有伸縮及收納功能的折疊裝置及其折疊風扇”的發明專利(以下簡稱涉案專利),于2020年11月24日獲得授權。疊某公司主張冠某公司制造的被訴侵權產品包含涉案專利授權公告時的權利要求1、2的全部技術特征,落入涉案專利權保護范圍,故向一審法院提起訴訟,請求判令冠某公司及被訴侵權產品的銷售商某東公司停止制造、銷售、許諾銷售被訴侵權產品,并賠償損失。一審法院以涉案專利授權公告時的權利要求1、2作為比對基礎,認定被訴侵權技術方案包含涉案專利授權公告時的權利要求1的全部技術特征,落入涉案專利權保護范圍,構成侵權,于2023年1月4日作出一審判決:冠某公司停止侵權,賠償疊某公司經濟損失及維權合理費用共計10萬元等。
一審判決后,冠某公司不服,向最高人民法院提起上訴,主張涉案專利權利要求在一審過程中已修改,被訴侵權技術方案未落入修改后的權利要求保護范圍。
最高人民法院二審查明,一審法院開庭審理后,兩案外人針對涉案專利向國家知識產權局提出無效宣告請求。疊某公司分別于2022年7月25日、9月26日向國家知識產權局提交意見陳述書和權利要求書的修改文本,將授權公告的權利要求6的附加技術特征補入授權公告的權利要求1中,形成新的權利要求1,刪除授權公告的權利要求6,并適應性修改其他權利要求的序號和引用關系。2022年10月14日,國家知識產權局舉行了口頭審理,當庭宣布接受疊某公司修改后的權利要求文本。兩案外人分別于2022年10月25日、11月4日在疊某公司對涉案專利權利要求書作出前述修改的基礎上,撤回無效宣告請求。2022年11月14日,國家知識產權局作出無效宣告請求審查決定,在專利權人修改后的權利要求書的基礎上維持涉案專利權有效,該決定已經確定生效。一審法院依據授權公告的權利要求書進行侵權對比,于2023年1月4日作出判決,認定冠某公司構成專利侵權,判令其承擔民事責任。
最高人民法院認為,經比對,被訴侵權產品不具備原權利要求6的附加技術特征,未落入修改后的權利要求1的保護范圍,冠某公司不構成侵權。本案一審審理期間,疊某公司在專利無效行政程序中修改涉案專利權利要求,國家知識產權局在2022年10月14日的口頭審理中當庭接受修改后的權利要求書。疊某公司顯然知曉其在無效行政程序中修改權利要求并且已經被國家知識產權局接受的事實,修改后的權利要求的保護范圍已發生了實質性的變化,對疊某公司依據涉案專利權提起的侵害專利權訴訟具有重大影響。但是,直至一審法院于2023年1月4日作出判決,疊某公司未將該基本事實告知一審法院,導致一審法院錯誤依據修改前的有關權利要求(即授權公告的權利要求)進行裁判。本案中,國家知識產權局宣布接受修改后的權利要求書時,對該權利要求書的修改即已生效,涉案專利權的保護范圍應當以該修改后的權利要求書為準。疊某公司應當在國家知識產權局宣布接受其提交的修改后的權利要求書后的合理期間內,將有關事實告知一審法院,本案并不存在疊某公司所謂的難以提交修改后生效的權利要求書的問題。在二審期間,疊某公司亦始終未能對此作出合理說明。疊某公司的行為明顯有違誠信原則,屬于隱瞞案件基本事實,構成“故意作虛假陳述妨礙人民法院審理”的情形,且直接導致一審判決被改判撤銷,情節較為嚴重,二審法院依法對專利權人疊某公司進行處罰。
本案裁判明確了專利權人修改權利要求后,應當遵循誠信原則,及時、主動地向正在審理侵害專利權訴訟的人民法院告知相關情況,協助法院依法查明基本事實。專利權人無正當理由隱瞞不報,構成“故意作虛假陳述妨礙人民法院審理”的,人民法院可以依法處罰。
文章來源:最高人民法院知識產權法庭
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